Standard, campi minati, segretezza e brevetti

di a cura di Carlo Piana - 23 marzo 2015

Produco un bene X che implementa la tecnologia standard Y. Mi sono preoccupato di ottenere una licenza da W (che licenzia i brevetti per lo standard Y), ma ora arriva la società Z che mi chiede il pagamento per lo stesso standard. Ma come è possibile, io ho già pagato W? Ora che faccio?

Benvenuti (di nuovo) nel mondo dei brevetti, e benvenuti nel mondo degli standard coperti da brevetti. Se siete una startup (o non più) e vi occupate di qualsiasi cosa che riguarda la tecnologia delle telecomunicazioni, vi può capitare. Volete sapere come va a finire? Seguitemi brevemente (!) e lo scoprirete.

 

COME NASCE UNO STANDARD

Gli standard di cui parliamo (standard normativi, non standard “di fatto”) nascono ‒ normalmente – da un ente di standardizzazione che li approva e li pubblica. Esistono sono molti enti di standardizzazione, di diversa natura, con diversa specializzazione. Prendiamo forse il caso più famoso, ovvero Iso (International Standard Organization). L’Iso si compone di 163 entità nazionali federate (in Italia, Uni) e per ciascuna tecnologia o famiglia di tecnologie crea sottocomitati (SC) e possibilmente gruppi di lavoro, in inglese “Working Group”, da cui “WG”, che seguito da un numero identifica appunto il gruppo di lavoro rilevante. Uno dei più famosi è certamente il WG11, Moving Picture Expert Group, comunemente detto “Mpeg”, uno dei cui fondatori è l’italiano Leonardo Chiariglione. Chi frequenta il mondo del multimedia conosce per forza Mpeg: Mpeg-2 è lo standard video dei Dvd, per dire. Mp3 è una parte di Mpeg. h.264 (Avc), h.265 (Hevc), Mp4 (Aac), sono standard che compongono le tecnologie più usate, dalla televisione digitale ai cavi Hdmi ai Blue Ray.

Chi fa parte di questo WG? Fondamentalmente imprese, università ed enti di ricerca attivi nel settore. Quasi tutti hanno una caterva di brevetti su qualsiasi tecnologia presente e futura, e ciascuno è interessato che la propria tecnologia (e i propri brevetti) vengano inseriti nello standard, e in certi campi sarebbe difficile evitare certi brevetti comunque. Tuttavia la presenza delle imprese fa sì ci sia una forte pressione affinché i brevetti di ciascuno siano “necessariamente rilevanti” (“necessarily infringed”) e dunque essenziali. La dizione ufficiale è “Standard Essential Patents”, o “Sep”.

 

IL PROBLEMA DEI BREVETTI NEGLI STANDARD

Detta alla veloce, il postulato tradizionale su cui si basa la tutela brevettuale è uno scambio del tipo “tu mi descrivi completamente la tecnologia che intendi proteggere in modo che un esperto del ramo possa implementarla, e io Stato, in cambio di questa pubblicazione ti concedo che chiunque voglia usare la tua tecnologia debba chiederti il permesso”. Ciò consente a un tempo a chi investe in ricerca e sviluppo di potersi mettere sul mercato senza che un concorrente possa copiare la tecnologia senza il suo permesso, dunque consentendo di mettere un prezzo su un’idea che viene resa pubblica. Il problema è che ciò crea un monopolio, e dove c’è monopolio c’è mancanza di concorrenza, prezzi alti, limitazione agli sbocchi, effetti di congelamento del progresso tecnico. La teoria classica è che il monopolio così concesso è limitato, appunto, anche nell’oggetto, per cui chi viene dopo ha comunque un’alternativa: pagare per il permesso, oppure cercare un altro modo di risolvere lo stesso problema (“inventare attorno”). Anche quando non è possibile aggirare la zona protezione, chi crea un’invenzione che migliori di molto il primo trovato, sempre secondo la teoria classica, si troverebbe nella posizione di avere una moneta di scambio con il primo brevettante, il quale vorrà sicuramente utilizzare l’invenzione di sviluppo.

La possibilità di inventare intorno però non è un’opzione quando l’invenzione è inserita in uno standard, e questo standard ha successo. Una nuova e migliore tecnologia non ha speranza, se non è adottata dallo standard, almeno fino a che il nuovo standard non prevarrà. Quello che era un monopolio aggirabile, diventa un monopolio imposto da una “normativa” che in molti casi il mercato seguirà, amplificando la posizione di forza del monopolista.

Per evitare i rilevanti abusi che questa posizione di forza potrebbe comportare, sono nate delle prassi più o meno autoimposte dagli enti standardizzatori, per cui tutti coloro che partecipano allo sforzo di standardizzazione vantando un portafoglio che ritengono rilevante debbono prima dichiarare quali brevetti ritengono rilevanti, e in secondo luogo promettere che tali brevetti saranno concessi a chiunque sotto condizioni ragionevoli e non discriminatorie (Reasonable And Non Discriminatory, or Rand). Più spesso si richiede (cosa più nominalistica che altro) che le condizioni siano anche “giuste” (Fair), da cui Frand. Altri enti pretendono che di regola i brevetti siano licenziati senza royalty, e allora abbiamo Z-Rand (“zero-Rand”), e così via, fino ad arrivare ai cosiddetti “standard aperti” (per un approfondimento, segnalo l’ottimo volume di Simone Aliprandi “Apriti standard!”, liberamente scaricabile da qui; per chi invece volesse avere una visione dei problemi di concorrenza, segnalo lo studio Standard-essential patents in Competition Policy Brief della Commissione Europea).

 

I POOL DI BREVETTI NON SONO UNA GARANZIA

Al fine di facilitare l’adozione degli standard, i partecipanti si mettono d’accordo su formare un solo centro al quale rivolgersi per licenziare tutti i brevetti, in un’unica soluzione, sotto condizioni Frand, assegnando il ruolo di amministrare questo sistema a un ente specializzato (dunque formano un pool di brevetti). Per gli standard Mpeg, per esempio, questo ruolo viene svolto nella maggior parte dei casi da Mpeg-La, ma anche da terzi (Via Licensing, Thomson Licensing). Così invece di negoziare con n titolari di brevetto, l’implementatore ha un solo interlocutore.

Il nostro malcapitato imprenditore si è appunto rivolto a uno di questi, diciamo Mpeg-La. Tuttavia, non vi è nessuna garanzia che tutti i titolari di brevetti siano parte di questo pool. Vi potrebbero essere entità che hanno contribuito a formare lo standard e che non hanno ritenuto di aderire al pool. Le condizioni di partecipazione ai lavori di formazione dello standard non impongono affatto alle società di aderire (e probabilmente una regola siffatta avrebbe risvolti antitrust), né è obbligatorio che un pool si formi del tutto.

In altri casi, un’impresa potrebbe essere stata così abile da prevedere quale tecnologia sarebbe stata adottata da un ente di standardizzazione ed essere stata in grado di acquisire brevetti su parte di tale tecnologia, pur non avendo partecipato alla redazione dello standard, e dunque senza aver accettato nemmeno le pratiche di licenza imposte dall’ente relativo.

 

TORNIAMO AL NOSTRO CASO

La domanda del terzo potrebbe dunque essere fondata.

“Ma come?!  – sbotta il mio interlocutore –  Io ho preso in licenza i brevetti di quello standard, dunque ho il permesso di implementarlo!”. Ciò riflette un concetto errato sulla protezione brevettuale. Quando si dice “ho brevettato questo prodotto, questo procedimento” si intende in realtà “ho steso un campo minato sul percorso che conduce a quel prodotto, per cui se tu ci passi sopra senza che disinneschi le bombe, salti”. Ma di bombe ce ne possono essere a migliaia, messe da chiunque: tutto il percorso fatto per arrivare al prodotto deve essere sminato, per passare indenni. Se il sentiero poi è obbligato, ecco che abbiamo un’analogia con i brevetti negli standard: chiunque ha un brevetto sul quale devi passare, magari messa di nascosto dagli altri, può innescare la bomba. E può farlo in ogni tempo, anche a distanza di anni, quando tutti gli altri sentieri non sono più praticabili.

È appunto quello che al nostro malcapitato è successo. La bomba non è ancora esplosa, ma chi ha in mano l’innesco suggerisce che potrebbe farla scoppiare.

Cosa può fare il nostro amico? Poche cose, ma meglio che niente.

Se il terzo, che ora gli chiede di prendere una licenza, ha fatto parte della standardizzazione, si è impegnato pubblicamente ad accordare condizioni Frand. Per cui, per ottenere un’ingiunzione deve provare di averci interpellato e averci offerto condizioni di tal tipo. Dunque il nostro amico può senz’altro intavolare trattative, dimostrando buona volontà nel ricercare una soluzione per il passato e per il futuro. Buttando la palla nel campo avversario, per così dire.

La trattativa dovrebbe essere piuttosto facile: sistemiamo il passato, stabilendo un forfait per sanare le vendite già occorse, e stabiliamo le condizioni licenza per il futuro. Essendo le condizioni Frand, il licenziante è costretto, appunto, a non discriminare, per cui non ha tanta discrezionalità nell’approcciare le trattative, deve offrire condizioni uguali a chi si trova in una situazione uguale. Altrimenti starebbe discriminando (noi o qualcun altro).

E qui può accadere un fatto strano (non sempre, per carità!): per quanto si cerchi, non si scopre cosa viene comunemente praticato agli altri. “Boh, poco male”, dice il nostro malcapitato amico: “sentiamo cosa propongono, poi al massimo controlliamo che non ci stiano fregando”. Ma qui si scopre perché nessuno sa niente: la prima cosa che si riceve non è il contratto di licenza, non è neppure uno schema delle royalty offerte. È un Non disclosure agreement (Nda) un accordo di riservatezza. Dunque per sapere quanto mi chiedono devo impegnarmi a non dirlo a nessuno. Ma se tutti sono legati al silenzio, come possiamo confrontare le condizioni e sapere se sono non discriminatorie?

Siamo nell’impasse! Situazione in cui ci troviamo paradossalmente abbastanza bene, se non abbiamo firmato l’Nda. Perché da un lato la richiesta di firmare un Nda per concedere condizioni Rand non è molto ben vista dalle autorità antitrust, e chi lo propone lo sa. Alla mala parata, sarà il giudice a decidere cosa è giustificato, e con una trattativa così condotta, ci sono molte chance che nel peggiore dei casi si pagherebbe comunque la stessa royalty che si sarebbe pagata con un accordo che segue l’Nda. Più probabilmente si pagherebbe di meno.

Dunque, il consiglio spassionato è quello di rifiutarsi di sottoscrivere un Nda, dichiararsi “ufficialmente” disposti a negoziare su basi Frand, magari fare un’offerta reale e mettere in mora chi ci approccia con una pretesa brevettuale.

 

Carlo Piana

@carlopiana

 

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A CURA DI CARLO PIANA

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DIRITTO NUOVE TECNOLOGIE
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Rubrica in collaborazione con Simone Aliprandi e Alberto Pianon di Array Avvocato esperto di diritto delle nuove tecnologie, si occupa di tutela del software, informatica nei servizi pubblici, antitrust, marchi e nomi a dominio e molto altro.

Noto per l'impegno per il software libero e le libertà digitali, è editor della International Free and Open Source Software Law Review. Nel 2008 ha fondato Array, network di legali specializzati in ICT law - http://arraylaw.eu

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